1.1
Tavaramerkkilaki
1 §. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin uusi säännös soveltamisalasta. Laissa säädettäisiin yksinoikeudesta tavaroita ja palveluja varten elinkeinotoiminnassa käytettävään tavaramerkkiin. Lisäksi soveltamisalassa tuotaisiin esiin, että laissa säädetään myös yhteisön tavaramerkistä ja tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä. Tässä pykälässä ja myöhemmin laissa käytettäisiin termiä yhteisön tavaramerkki, siitä huolimatta, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva sääntely muuttuu 23. päivänä maaliskuuta 2016 voimaan astuvan muutosasetuksen johdosta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2015/2424 yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen muuttamisesta). Asetusmuutoksen voimaantulon jälkeen yhteisön tavaramerkin nimitys muuttuu Euroopan unionin tavaramerkiksi. Tätä terminologista muutosta ei kuitenkaan lain yhtenäisyyden johdosta esitetä tehtäväksi nyt tarkasteltavana oleviin säännöksiin. Muutosasetuksen voimaantulosäännöksen mukaan viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina asetukseen (EY) N:o 207/2009 liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin myös voimassa olevan 1 §:n tavoin siitä, että se, mitä säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.
2 §. Pykälä sisältäisi tavaramerkin määritelmän ja määräykset siitä, minkälainen merkki voi toimia tavaramerkkinä. Säännös vastaisi asiallisesti voimassaolevan lain 1 §:n 2 momenttia. Uusi säännös ei enää sisältäisi esimerkkilistaa graafisesti esitettävistä merkeistä. Muutoksesta huolimatta tavaramerkkinä voi edelleen olla sana mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavaran tai sen päällyksen muoto. Lista ei nykyisinkään ole tyhjentävä, vaan tavaramerkkinä voi toimia muukin merkki, kunhan se muuten täyttää tavaramerkille pykälässä asetetut edellytykset. Tällaisia merkkejä voisivat olla esimerkiksi ääni, väri tai liikkuva esitys. Kuten 4 §:n 3 momentista ilmenisi, vakiinnuttamisella voidaan saada oikeus myös merkkiin, joka ei ole graafisesti esitettävissä tai erottamiskykyinen. Tämä vastaisi nykyistä oikeustilaa.
3 §. Pykälä sisältäisi erottamiskyvyn määritelmän. Voimassa olevassa laissa erottamiskykyä ei ole erikseen määritelty, vaan 13 § on sisältänyt sekä vaatimuksen erottamiskyvystä että tavaran muotoa koskevan rajoituksen. Nyt lisättävä määritelmä tekisi erottamiskyvystä helpommin sovellettavan käsitteen. Pykälän sisältö vastaa olennaisilta osin 13 §:ää, kuitenkin niin, että tavaran muotoa koskeva rajoitus jäisi pois. Muotoa koskeva rajoitus ei liity asiallisesti erottamiskykyyn, ja se sisältyisi muutettuna uuteen 5 §:ään.
Pykälässä säädettäisiin voimassa olevan 13 §:ää vastaavasti ja selvyyden vuoksi, että kuvailevaa merkkiä, kuten esimerkiksi tavaran käyttötarkoitusta ilmaisevaa merkkiä, ei ole katsottava erottamiskykyiseksi. Pykälässä mainitut esimerkit eivät kuitenkaan muodostaisi tyhjentävää luetteloa, ja merkki voi olla erottamiskyvytön myös muusta syystä kuin kuvailevuuden johdosta.
Merkki, joka ei itsessään ole erottamiskykyinen, voi tulla erottamiskykyiseksi käytön kautta. Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan arvioitaessa erottamiskykyä voidaan ottaa huomioon muun muassa tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (C-299/99 Philips, tuomio18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5490, 60 kohta).
Merkki voi myös ajan myötä menettää erottamiskykynsä. Korkein oikeus katsoi esimerkiksi ratkaisussaan KKO 2005:118, että merkistä oli tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys ja se oli siten menettänyt erottamiskykynsä.
4 §. Pykälässä säädettäisiin, että tavaramerkkiin voi saada yksinoikeuden rekisteröimällä sen Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään tavaramerkkirekisteriin.
4 a §. Pykälän 1 momentin mukaan yksinoikeuden voisi saada ilman rekisteröintiä, kun tavaramerkki on vakiinnutettu.
Pykälän 2 momentin mukaan vakiinnuttamalla voidaan saada yksinoikeus myös merkkiin, joka ei ole 2 §:n edellytysten mukainen, esimerkiksi esitettävissä graafisesti.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin vakiinnuttamisen edellytyksistä. Tavaramerkki katsotaan vakiinnutetuksi, jos se on Suomessa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä.
Pykälän säännökset sisältyvät keskeisiltä osin voimassa olevan lain 1 ja 2 §:ään.
5 §. Pykälässä säädettäisiin siitä, että yksinoikeutta ei voi saada merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta. Merkkiin, joka ei tämä pykälän mukaan kuuluisi yksinoikeuden piiriin, ei myöskään voisi saada yksinoikeutta vakiinnuttamalla.
Pykälän sisältö on verrattavissa voimassa olevan lain 13 §:n säännökseen tavaran muotoa koskevasta rajoituksesta. Uudessa 5 §:ssä säännös erotettaisiin kuitenkin selkeästi erottamiskyvystä, sillä kyse ei ole erottamiskyvyn puutteesta, vaan siitä, ettei tavaran tietynlainen muoto voi saada suojaa. Tavaran muotoa koskeva rajoitus olisi pykälässä selkeästi erillään muista tavaramerkeille asetettavista vaatimuksista. Pykälä vastaa tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa.
5 a §. Pykälä sisältäisi voimassa olevan lain 3 §:n 3 momenttia vastaavan säännöksen, jonka mukaan tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimeä tai toiminimeä. Tavaramerkkiin ei myöskään saa ottaa toisen aputoiminimeä tai toissijaista tunnusta, paitsi milloin näiltä puuttuu erottamiskyky tai kysymys on eri toimialoista tai tavaralajeista.
6 §. Pykälässä säädettäisiin rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla saadun yksinoikeuden sisällöstä. Pykälä vastaisi tavaramerkkidirektiivin 5 artiklaa sekä sisällöltään että rakenteeltaan.
Pykälän 1 momentti sisältäisi direktiiviä vastaavasti kaksi suojan tasoa. Muu kuin tavaramerkin haltija ei saa ilman hänen suostumustaan käyttää elinkeinotoiminnassa tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran mielleyhtymästä. Vaara mielleyhtymästä ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran käsitteelle, vaan sillä on tarkoitus täsmentää jälkimmäisen käsitteen ulottuvuutta. Säännöstä ei siis voida soveltaa tilanteessa, jossa yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa (C-251/95 Sabel, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, I-6297, 18 kohta). Silloin, kun sekä merkit että tavara- tai palvelulajit ovat samoja, sekaannusvaaraa ei edellytetä.
Momentissa tarkoitettu yksinoikeus koskee merkin tietynlaista käyttöä, eli käyttöä ”elinkeinotoiminnassa” ja ”tavaroiden tunnuksena” (ks. erityisesti em. asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, 40 ja 41 kohta)
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavasta suojasta. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohta sisältää tyhjentävän listan edellytyksistä tällaiselle suojalle. Tavaramerkinhaltijan olisi näytettävä, että tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä maassa, että loukkaajalla ei ole käyttöön hänen suostumustaan, ja että merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka on niille haitaksi. Momentin sanamuoto vastaisi tavaramerkkidirektiiviä, jonka tulkinta on varsin vakiintunut (mm. C-292/00 Davidoff, C-408/01 Adidas-Salomon ja C-252/07 Intel).
Sekaannusvaara ei ole laajalti tunnetuille merkeille annettavan suojan edellytys. Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut riittäväksi, että samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa. (C-487/07 L'Oréal, tuomio 18.6.2009, Kok. 2009, s. I-5185, 36 kohta)
Pykälän 3 momentti sisältäisi esimerkkilistan toiminnasta, joka katsotaan merkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa. Luettelo ei ole tyhjentävä ja se vastaisi olennaisilta osin voimassa olevan lain 4 §:n 1 momenttia.
Lisäksi pykälässä käytettäisiin tavaramerkkidirektiivin mukaista käsitettä sekaannusvaara käsitteen sekoitettavuus sijasta. Käsitteen vaihtaminen ei muuttaisi oikeustilaa
Pykälän 4 momentin mukaan 3 momentissa tarkoitetuksi merkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan myös suullinen käyttäminen. Vastaava säännös sisältyy voimassaolevan lain 4 §:n 1 momenttiin.
7 §. Lakiin lisättäisiin uusi säännös yksinoikeuden rajoituksista, joka vastaisi tavaramerkkidirektiivin 6 artiklaa. Säännös on tarpeen, sillä voimassa oleva tavaramerkkilaki ei sisällä 6 artiklan mukaista rajoitussäännöstä. Muutoksen myötä myös laista kävisi ilmi, että tavaramerkin haltijalla ei olisi oikeutta kieltää toimintaa, joka kuuluu rajoitusten piiriin ja tapahtuu hyvän liiketavan mukaisesti.
Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan hyvällä liiketavalla tarkoitetaan lähinnä velvollisuutta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteluihin intresseihin nähden. Tavaramerkin käyttäminen ei ole hyvän liiketavan mukaista erityisesti, jos tavaramerkkiä käytetään sillä tavoin, että käyttämisen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde, käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta, käyttämisellä vähätellään tai panetellaan tätä tavaramerkkiä, tai kolmas esittää tavaransa sellaisella tavaramerkillä varustetun tavaran jäljitelminä tai toisintoina, jonka haltija se ei ole (C-228/03 Gillette, Kok. 2005, s. I-2337, 49 kohta).
Pykälän 1 momentin 1 kohdassa sallittaisiin oman nimen, toiminimen, aputoiminimen, toissijaisen tunnuksen ja osoitteen käyttäminen elinkeinotoiminnassa. Kohta vastaisi tarkoitukseltaan tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaa. Tavaramerkkidirektiivissä mainitaan vain oman nimen tai osoitteen käyttö, mutta oikeuskäytännössä on katsottu, ettei säännös rajoitu luonnollisten henkilöiden nimiin vaan sillä tarkoitetaan myös toiminimiä. Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, että kolmas osapuoli voi lähtökohtaisesti vedota tähän poikkeukseen, jotta hän voisi käyttää toiminimensä ilmoittamiseksi merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka kyse olisi käytöstä, jonka tavaramerkin haltija lähtökohtaisesti voisi kieltää yksinoikeutensa perusteella (C-245/02 Anheuser-Busch, Kok. 2004, s. I-11018, 7781 kohdat). Toiminimien sisällyttäminen 1 momentin 1 kohdan luetteloon, ei siis tässä suhteessa muuta vallitsevaa oikeustilaa.
Momentti vastaisi sisällöltään pääasiassa voimassaolevan lain 3 §:n 1 ja 2 momenttia, joiden mukaan jokainen saa käyttää elinkeinotoiminnassa toiminimeään tavaroittensa tunnusmerkkinä, jollei sen käyttö ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin. Voimassaolevan 3 §:n 1 ja 2 momentin tarkoituksena on ollut mahdollistaa näiden niin sanottujen ”luonnollisten tavarannimitysten” käyttö ilman, että elinkeinonharjoittajan tarvitsee rekisteröidä niitä tavaramerkkirekisteriin (HE 128/1962 vp s. 2). Jatkossa tällaista tilannetta arvioitaisiin yksinoikeuden sisältöä koskevan 6 §:n ja 7 §:n rajoitussäännöksen mukaisesti. Muutos olisi nykytilaan verrattuna vähäinen.
Uuden pykälän 1 momentin 2 ja 3 kohdat vastaisivat tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtia.
8 §. Pykälä vastaisi sisällöltään voimassa olevan lain 10 a §:ää. Pykälään tehtäisiin täsmennyksiä sanamuodon osalta.
9 §. Pykälässä säädettäisiin aikaisemman tavaramerkkioikeuden etusijasta kollisiotilanteessa. Pykälä vastaisi sisällöltään pääasiallisesti voimassa olevan lain 7 §:ää. Pykälässä viitattaisiin uuden 6 §:n säännöksiin oikeuden sisällöstä. Sen sijaan pykälässä ei enää viitattaisi tavaramerkkien sekaannusvaaraan, jota ei direktiivin mukaan vaadita identtisiltä merkeiltä, kun tavarat tai palvelut ovat samoja, eikä myöskään laajalti tunnetuilta merkeiltä. Uusi sanamuoto vastaisi siten vallitsevaa oikeustilaa ja tavaramerkkidirektiiviä.
10 §. Pykälä vastaisi sisällöltään pääasiallisesti voimassa olevan lain 8 §:ää. Pykälän 1 momentin mukaan yksinoikeus rekisteröityyn tavaramerkkiin säilyy aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin rinnalla, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä eikä aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija ole ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käytön estämiseksi, vaikka hän on viiden vuoden ajan ollut sen käytöstä tietoinen. Myöhempi oikeus ei 10 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa syrjäytä aiempaa oikeutta. Aiemman oikeuden käyttöä ei voisi kieltää vaan oikeudet ovat 10 §:n edellytysten täyttyessä rinnakkaisia.
Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin maininta siitä, että myöhemmän rekisteröinnin antama oikeus voi passiivisuuden johdosta kattaa vain ne tavaraluettelosta ilmenevät tavarat, joille tavaramerkkiä on käytetty. Tämä olisi perusteltua, koska passiivisuuden johdosta yksinoikeutta ei tulisi olla suhteessa sellaisiin tavaroihin, joihin kohdistuva yksinoikeus voitaisiin menettää 26 §:n 2 ja 3 momentin perusteella.
10 a §. Pykälän 1 momentti vastaisi sisällöltään voimassa olevan lain 9 §:ää. Säännöksen mukaan yksinoikeus vakiinnutettuun tavaramerkkiin säilyy aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin rinnalla, jos aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija ei ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmin vakiinnutetun tavaramerkin käytön estämiseksi. Myöhempi oikeus 10 a §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa syrjäytä aiempaa oikeutta. Aiemman oikeuden käyttöä ei voisi kieltää vaan oikeudet ovat 10 a §:n edellytysten täyttyessä rinnakkaisia.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lisäksi, että laajalti tunnettujen merkkien kohdalla kohtuullisena aikana pidetään viittä vuotta. Nimenomainen säännös kohtuullisen ajan pituudesta varmistaisi laajalti tunnetuille merkeille tarvittavan suojan tason ja edesauttaisi oikeusvarmuutta.
11 §. Pykälä sisältäisi voimassa olevan lain 10 §:n 1 momenttia pääosin vastaavan säännöksen mahdollisista käyttörajoituksista. Markkinaoikeus voisi 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa sekä 10 ja 10 a §:n mukaisessa tilanteessa määrätä, että merkkiä saadaan käyttää vain määrätyllä tavalla muodostettuna, lisäämällä siihen paikannimi tai haltijan nimi taikka rajaamalla sen käyttö koskemaan tiettyjä tavaroita tai tiettyä aluetta taikka muulla vastaavalla tavalla. Maininta siitä, että merkin käyttöä voidaan rajata myös koskemaan tiettyjä tavaroita tai tiettyä aluetta olisi uusi, ja sen tarkoituksena on ainoastaan täsmentää tuomioistuimen käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Voimassa olevan lain 10 §:n 2 momentin mukaan 1 momentin säännöstä sovelletaan, jos sekaannusvaara syntyy lain 3 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa tapauksissa. Lakiehdotuksessa voimassa olevan lain 3 §:n 1 ja 2 momentin säännöstä vastaa pääasiassa yksinoikeuden rajoituksia koskevan 7 §:n 1 momentin 1 kohta.
11 a §. Pykälän 1 momentti sisältäisi voimassaolevan lain 11 §:n 1 momenttia vastaavan säännöksen sanakirjan, käsikirjan, oppikirjan tai muun vastaavan painotuotteen tekijän, päätoimittajan, julkaisijan ja kustantajan velvollisuudesta tavaramerkin haltijan pyynnöstä huolehtia siitä, ettei tavaramerkkiä toisinneta julkaisussa ilmoittamatta, että tavaramerkki on rekisteröity. Säännöksen sanamuotoon tehtäisiin vähäisiä tarkennuksia.
Pykälän 2 momentti sisältäisi säännöksen velvollisuudesta huolehtia oikaisun julkistamisesta tapauksessa, jossa 1 momentin mukainen velvoite laiminlyödään. Henkilö, joka laiminlyö 1 momentin mukaisen velvollisuuden, olisi velvollinen huolehtimaan siitä että oikaisu julkaistaan. Oikaisu julkaistaisiin sillä tavoin ja siinä laajuudessa kuin se on kohtuullista. Säännös vastaisi sisällöltään voimassaolevan lain 11 §:n 2 momenttia.
Lisäksi pykälän 3 momenttiin otettaisiin uusi säännös siitä, että ilmoittamisvelvollisuus voidaan täyttää käyttämällä ® -symbolia. Symboli on kansainvälisesti käytetty tunnus, jolla voidaan ilmoittaa kohteen olevan rekisteröity tavaramerkki. Symbolin käyttö ei Suomessa ole välttämätöntä, eikä sen käyttö tuo tavaramerkin haltijalle erityisiä oikeuksia. Käytöllä on Suomessa ollut informatiivinen luonne, ja se lähinnä kertoo merkin haltijan pitävän merkkiä suojattuna tavaramerkkinä. Nyt lainmuutoksen myötä ® -symboli otettaisiin viralliseen käyttöön hyvin rajatusti niin, että symbolia käyttämällä voitaisiin täyttää 11 a §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus.
13 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, ettei tavaramerkki ole rekisteröimiskelpoinen, mikäli se ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen tai mikäli siihen ei 5 §:n nojalla voi saada yksinoikeutta. Säännös vastaisi tarkoitukseltaan ja pääasialliselta sisällöltään voimassa olevan lain 13 §:ää. Erottamiskyvyn vaatimus ja tavaran muotoa koskeva rajoitus toteutettaisiin viittauksilla uusiin 1 luvun pykäliin, kun voimassa olevassa 13 §:ssä nämä säännökset ovat olleet auki kirjoitettuna. Lisäksi uudessa 5 §:ssä oleva tavaran muotoa koskeva rajoitus on erotettu erottamiskyvystä ja tämä muutos heijastuu myös 13 §:ään.
Pykälän 2 momentti sisältäisi tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohtaa vastaavan säännöksen, jonka mukaan tavaramerkiltä ei saisi puuttuvan erottamiskyvyn perusteella evätä rekisteröintiä, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi. Säännös toteaisi mahdollisuuden saavuttaa erottamiskyky käytön kautta sekä täsmentäisi ajankohdan, jonka perusteella erottamiskykyä rekisteröintimenettelyssä arvioidaan.
14 §. Pykälä vastaisi pääosin voimassa olevan lain 14 §:ä. Pykälään tehtäisiin tässä vaiheessa 1 lukuun tehtävistä muutoksista sekä oikeuskäytännöstä johtuvat tarpeelliset muutokset. Lisäksi sen rakennetta paikoin selkeytettäisiin ja sanamuotoon tehtäisiin vähäisiä tarkennuksia.
Pykälän 1 momentin 1 – 5 kohtien sanamuotoon tehtäisiin vähäisiä tarkennuksia.
Pykälän 1 momentin4 ja 6 kohdissa on tarpeen korvata viittaus voimassa olevan lain 3:n § 3 momenttiin viittauksella uuteen 5 a §:ään. Viittauksen korvaaminen ei muuta säännösten sisältöä.
Pykälän 1 momentin 6 kohtaan lisättäisiin viittaus toiminimilain 5 §:ään, jossa säädetään niistä edellytyksistä joiden mukaan toiminimen sekoitettavuuteen voidaan vedota. Oikeuskäytännössä korkein hallinto-oikeus on katsonut ratkaisussa KHO 2003:7, että toiminimen ja tavaramerkin välinen vertailu tulee rajoittaa koskemaan vain niitä toimialoja, jotka ovat molemmille yhteiset. Tästä ei kuitenkaan ole toiminimilaissa nimenomaista säännöstä. Korkein hallinto-oikeus sovelsi toiminimilain 5 §:n lisäksi toiminimilain 10 §:n 4 kohdassa tarkoitettua säännöstä toiminimen ja tavaramerkin välisestä sekoitettavuudesta. Viimeksi mainitun lainkohdan hallituksen esityksestä toiminimilaiksi 238/1978 vp ilmenevistä yksityiskohtaisista perusteluista ilmenee, että toiminimen ja tavaramerkin välinen vertailu tulee rajoittaa koskemaan vain niitä toimialoja, jotka ovat molemmille yhteiset. Selvyyden vuoksi yhteisiä toimialoja koskeva edellytys tuotaisiin esiin myös tavaramerkkilaissa, kun puhutaan tavaramerkin ja toiminimen välisen sekoitettavuuden arvioinnista. Lisäksi 1 momentin 6 kohdasta poistettaisiin säännökset toisen tavaramerkistä ja tunnusmerkistä. Nämä sisältyisivät uuteen 7 kohtaan.
Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin uusi 7 kohta, joka viittaisi suojan sisältöä koskevaan pykälään. Merkkiä saisi rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on 6 §:n mukaan yksinoikeus merkin käyttöön. Aiempien oikeuksien kohdalla ei viitattaisi yleisesti sekaannusvaaraan, jota kaikissa kollisiotilanteissa ei edellytetä. Näin säännös vastaisi uuden 1 luvun säännöksiä suojan sisällöstä ja tavaramerkeille annettavasta eritasoisesta suojasta.
Pykälän 1 momentin 8 kohta muotoiltaisiin uudelleen. Kohdassa säädettäisiin, ettei tavaramerkkiä saa rekisteröidä, jos tavaramerkin hakija on rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut vilpillisessä mielessä. Säännöksen tarkoituksena on muun muassa estää toisen tavaramerkin tai muun tunnuksen käyttö vilpillisessä mielessä, vaikka toinen merkki ei saisikaan yksinoikeussuojaa rekisteröinnin tai vakiinnuttamisenperusteella. Voimassa olevan lain 14 §:n 1 momentin 7 kohtaa on jo vanhastaan tulkittu niin, että tavaramerkin käyttönä on pidetty myös ulkomailla tapahtunutta käyttöä (KHO 1971 A II 96). Ehdotettavan säännöksen sanamuoto on laaja ja kattaisi ulkomailla tapahtuneen käytön myös jatkossa. Säännös kattaisi siten sanamuotonsa puolesta direktiivin 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan lisäksi myös direktiivin 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan tarkoittaman tilanteen, jossa hakijan vilpillinen mieli liittyy sellaiseen merkkiin, jota hakemuksen tekopäivänä käytettiin ulkomailla.
Euroopan unionin tuomioistuin on tavaramerkkiasetusta koskevassa ratkaisukäytännössään tuonut esiin (tuomio Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, 53 kohta), että arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi. Arvioinnissa on etenkin otettava huomioon se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan.
Hakijan vilpillisen mielen arvioimiseksi on unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisussa esitetyin tavoin (tuomio SA.PAR. v. SMHV – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, 28 kohta) tutkittava hakijan aikomus sellaisena kuin se voidaan päätellä muun ohella seuraavien seikkojen perusteella: objektiiviset olosuhteet ja hakijan todelliset teot, hakijan toimenkuva tai asema, ne tiedot, jotka hakijalla oli aikaisemman merkin käytöstä.
Pykälän 1 momentin 9 ja 10 kohdat vastaisivat asiallisesti voimassa olevan lain 14 §:n 1 momentin 10 ja 11 kohtia. 9 kohdassa tarkennettaisiin selvyyden vuoksi, että rekisteröinnin este voi johtua sekä kansallisesta että unionitason suojatusta lajikenimestä.
Pykälän 10 kohdassa päivitettäisiin viittauksia maantieteellisiä merkintöjä koskevaan EU-lainsäädäntöön sekä yhdenmukaistettaisiin näitä viittauksia keskenään. Muutokset ovat tarpeen sillä asianomainen EU-lainsäädäntö on muuttunut ja voimassa oleva säännös on osin puutteellinen. Viittaus asetukseen (EY) N:o 510/2006 muutettaisiin viittaukseksi sen korvanneeseen asetukseen (EU) N:o 1151/2012. Viittaus asetukseen (EY) N:o 491/2009 korvattaisiin viittauksella asetukseen (EY) N:o 1308/2013. Viittaus asetukseen (EY) N:o 110/2008 säilyy, mutta viittauksesta poistettaisiin tarkka pykäläviittaus. Lisäksi 10 kohtaan lisättäisiin viittaus asetukseen (EU) N:o 251/2014.
Pykälän 2 momentissa tarkennettaisiin 7 kohdan säännöstä määrittelemällä, mihin oikeuksiin käsitteellä aiempi tavaramerkki viitataan. Pykälän 2 momentti sisällyttäisi 1 momentin 7 kohtaan sen 6 kohdasta poistettujen kansallisten tavaramerkkioikeuksien lisäksi kansainväliset tavaramerkit sekä yhteisön tavaramerkit, joista aiemmin on säädetty omissa kohdissaan. Pykälän 3 momentti vastaisi voimassa olevan 14 §:n 2 momenttia. Ainoana muutoksena olisi 1 momentin numeroinnista johtuva muutos viittaukseen.
Pykälässä viitattaisiin tavaramerkkien sekoitettavuuden sijasta johdonmukaisesti sekaannusvaaraan. Tämä aiheuttaisi sanamuodon muutoksia useissa kohdissa, mutta ei muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa.
25 §. Pykälässä oleva viittaus muutettaisiin koskemaan lain 8 ja 9 §:ää. Kyseessä on tekninen päivitys, joka ei muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa.
51 a §. Pykälässä oleva lakiviittaus päivitettäisiin uuden Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) johdosta.
56 d §. Pykälässä säädetään menettelystä, joka koskee kansainvälistä rekisteröintiä vastaan tehtyä väitettä. Säännöstä selvennettäisiin vastaamaan paremmin menettelyä rekisteriviranomaisessa. Säännöksestä kävisi selkeämmin ilmi, että ilmoitus ei vielä tarkoita viranomaisen päätöstä asiasta, ja ettei viranomainen vielä ole ottanut kantaa väitteen sisältöön.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin väiteilmoituksesta kansainväliselle toimistolle sekä siitä, että rekisteriviranomaisen on tutkittava väite siitä riippumatta, antaako rekisteröinnin haltija ilmoituksen johdosta lausumaa.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin rekisteriviranomaisen väitteen johdosta tekemästä päätöksestä sekä väitteen hylkäämisestä.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin rekisteriviranomaisen päätöstä seuraavasta menettelystä.
Voimassa olevan 56 d §:n 2 momentin sisältämät säännökset määräajoista sisältyvät Madridin pöytäkirjaan.